Merkhouder bescherm uw merk!

U heeft een merk ingeschreven in het merkenregister en na verloop van tijd wordt een identiek merk ingeschreven door een concurrent. Wat zijn uw mogelijkheden als merkhouder van een ‘ouder’ merk om tegen het ‘jongere’ merk op te treden?

Verkrijging van het merkenrecht

Het merkenrecht wordt in Nederland gereguleerd door het Benelux-Verdrag Inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Het merk is volgens dit verdrag een teken dat in verschillende verschijningsvormen ter uiting kan worden gebracht in bijvoorbeeld woord, beeld of klank. Om in de Benelux een merkenrecht te verkrijgen moet allereerst een aanvraag worden gedaan bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Na deze aanvraag controleert het BBIE onder andere of het merk over voldoende onderscheidend vermogen beschikt. In de praktijk blijkt dat het bureau streng is in zijn beoordeling, bijvoorbeeld de geur van parfum of het geluid van het openen van een blikje bier zijn in beginsel niet te beschermen. Het BBIE controleert echter niet uitgebreid op gelijksoortigheid van de merkinschrijving. Daar is de aanvrager van het merk zelf verantwoordelijk voor. Eenmaal goedkeuring verkregen kan het merk worden ingeschreven. Vanaf dat moment komt een exclusief recht toe aan degene die het merk heeft ingeschreven.

Nu het exclusieve recht aan u toekomt, is het zaak om het merk te beschermen tegen het jongere merk.

Oppositie

Het is allereerst van belang om te achterhalen vanaf welk moment het jongere merk is ingeschreven. Is dit binnen de termijn van twee maanden, geteld vanaf de publicatie van de inschrijving van het oudere merk, dan is het mogelijk om oppositie te voeren. Dit is een speciale procedure die in plaats van bij de rechter, bij het BBIE wordt gevoerd. Het voordeel van deze procedure is dat het conflict zonder tussenkomst van een rechter kan worden opgelost en bovendien goedkoper is. Gedurende de procedure krijgen de merkhouders de mogelijkheid om, in de zogenaamde ‘cooling off periode’, het geschil onderling te beslechten. Lukt dit niet, dan komt het BBIE zo snel mogelijk met een beslissing. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan is het mogelijk om in appel te gaan bij het Benelux-Gerechtshof.

Helaas, u ontdekt het jongere merk pas na de termijn van twee maanden. Het is niet meer mogelijk om oppositie te voeren bij het BBIE. Toch wilt u dat het jongere merk uit het register verdwijnt, anders kan uw concurrent met het identieke merk zijn product of dienst blijven aanprijzen. Ten koste van u. In dat geval resteert de mogelijkheid om de nietigheid (het merk heeft nooit geldig bestaan) of verval (het merk houdt op te bestaan) in te roepen van het jongere merk.

Nietigheid en verval

Een merk is onder andere nietig als het niet onderscheidend genoeg is, doordat het bijvoorbeeld ontleend is aan een ander merk, zoals in uw geval. De beoordeling van het onderscheidend vermogen geschiedt aan de hand van de totaalindruk die het merk bij het publiek achterlaat. Hierbij is het van belang dat de merken meer verschillen dan overeenkomsten bevatten.

Daarnaast is een merk nietig als het merk wapens, vlaggen of andere staatsemblemen van de Unielanden bevat. Ter illustratie verwijs ik naar het arrest van het Hof Den Haag van 22 juli 2014. In dit arrest heeft het Hof verschillende merkinschrijvingen van ‘Swiss Sense’ nietig verklaard, omdat zij het Zwitserse staatsembleem bevatte (zie afbeelding 1). Gevolg, de desbetreffende merken werden uit het merkenregister gehaald.

Het verval van een merk kan mede worden ingeroepen wegens niet-normaal gebruik, oftewel ‘non-usus’,  daarvan. Indien een merk gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar zonder geldige reden niet-normaal wordt gebruikt, dan komt het voor verval in aanmerking.

De rechter toetst of een merk normaal wordt gebruikt door vast te stellen of het wordt gebruikt teneinde voor de betreffende waren een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is: met name de omvang, frequentie en regelmaat van het merkgebruik, gelet ook op de aard van het product en op de betrokken markt. Een toets waarbij vele factoren worden meegewogen. Zo kan het gebruik van het merk bij promotionele artikelen (bijv. frisdrank) die gratis worden weggegeven geen gebruik opleveren van het merk. Echter zodra het publiek het merk op die promotionele artikelen waarneemt als zijnde ter onderscheiding van de producten waarvoor reclame wordt gemaakt, kan het wel als normaal gebruik worden aangemerkt.

Afsluiting en tip

In deze blog heb ik de mogelijkheden besproken om op te treden tegen de inschrijving van een jonger merk. Als tip geef ik mee om een abonnement te nemen op een merkbewakingssysteem zoals dat van het BBIE, te weten BOIP Trademark Alert. Hierdoor wordt u automatisch gewaarschuwd indien iemand een merk aanvraagt dat lijkt op het uwe. Dit is handig, omdat u dan tijdig kunt optreden en gebruik kunt maken van de snelle en goedkope oppositieprocedure bij het Bureau.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig over merkenrecht? Wij helpen u graag verder. Neem via het onderstaande formulier, contact op met Jan Willem van Aken voor meer informatie.

Deze pagina is op 14 augustus 2023 voor het laatst bijgewerkt.